브랜드를 한글과 영문 두 가지로 함께 쓰고 있습니다. 국내에서는 영문 상표만 출원하면 될까요? 실제 판매 시에는 영문과 한글을 함께 표기할 예정이라 한글 상표도 따로 출원해서 보호받는 편이 좋은지 궁금합니다. 두 표기를 위아래로 나란히 넣어 한 건으로 출원하는 방법(한·영 병기)도 있다고 들었는데, 그러면 비용이 두 배가 되는지, 아니면 하나만 등록해 두어도 나머지 표기까지 권리가 미치는지 알고 싶습니다.
질문
답변
한글과 영문의 발음이 같다면(NIKE ↔ 나이키처럼) 대개 한 건이면 충분합니다. 상표의 유사 판단에서는 부르는 소리(호칭)가 같으면 서로 유사한 상표로 보기 때문에, 한쪽만 등록해 두어도 권리범위가 다른 표기에까지 미치는 것이 일반적입니다. 그래서 실무에서는 아래 네 갈래 중에서 고릅니다.
① 네 가지 선택지와 비용
- 한글만 1건 또는 영문만 1건 — 비용은 1건분입니다.
- 한글·영문을 위아래로 붙인 2단 병기 1건 — 표장이 하나이므로 비용도 1건분입니다. '병기하면 두 배 아닌가요'라는 질문을 자주 받는데, 병기는 한 건입니다.
- 한글과 영문을 각각 따로 2건 — 비용이 두 배가 됩니다.
② 기본은 '발음이 같으면 하나로'
- 한글과 알파벳 사이에 발음이 같으면 유사상표로 보는 것이 원칙이어서, 한쪽 등록만으로도 다른 표기의 무단 사용을 막을 수 있는 경우가 많습니다.
- 등록을 유지하는 국면도 같은 맥락입니다. 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 쓰지 않으면 등록이 취소될 수 있는데(상표법 제119조 제1항 제3호), 대법원은 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에 관하여, 그 결합으로 새로운 관념이 생기지 않고 일반 수요자에게 통상 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭되는 한 영문자 부분이나 한글 음역 부분만 사용해도 거래통념상 등록상표와 동일한 상표의 사용에 해당한다고 보았습니다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결).
- 다만 '음역'이 전제입니다. 뜻만 옮긴 번역어처럼 호칭이 아예 달라지는 관계라면 서로 다른 상표로 보아야 하므로 각각 출원을 검토합니다.
③ 수출 계획이 있으면 영문으로
- 해외에서 실제로 쓰는 표기가 영문이고, 국내 영문 등록을 기초로 마드리드 국제출원을 이어갈 수 있습니다.
- 마드리드 국제출원의 표장은 기초가 되는 국내 출원·등록의 표장과 같아야 합니다. 병기 상표를 기초로 삼으면 해외에서도 한글이 붙은 표장을 그대로 쓰게 되므로, 해외 진출이 예정돼 있다면 한·영 병기보다 영문 단독이 낫습니다.
④ 국내 전용이면 병기도 무난합니다
- 비용은 1건이고, 간판·패키지에 두 표기를 함께 쓰는 사업이라면 실제 사용 형태와도 맞습니다.
- 다만 병기는 '그 결합 형태' 하나를 등록받는 것입니다. 선행상표 상황에 따라 결합이 등록 가능성을 높이기도 하고(한쪽 표기 단독으로는 선등록상표에 걸릴 때), 반대로 한쪽이 걸려 출원 전체가 막히기도 합니다.
- 그래서 출원 전 선행조사는 한글·영문 두 표기를 모두 놓고 봅니다.
⑤ 따로 두 건이 필요한 경우
- 두 표기의 호칭이 서로 달라 하나로 보호하기 어려울 때(뜻만 옮긴 번역어 등)
- 한글과 영문을 각각 별도 브랜드처럼 쓸 때
- 한쪽이 선등록상표와 부딪힐 소지가 커서 위험을 나눠야 할 때
- 순서를 나눠도 됩니다. 영문을 먼저 등록하고 나중에 한글을 추가로 출원하는 것도 문제없습니다.
⑥ 로고나 한자가 얽힐 때
- 로고까지 있으면 조합은 보통 셋입니다. 문자만 1건 / 로고와 문자를 함께 넣어 1건 / 로고와 문자를 각각 2건. 사용 형태가 자주 바뀐다면 문자만 받아두는 편이 권리 유지에 유리합니다.
- 한자 병기는 신중해야 합니다. 그 한자의 한국어 발음이 선등록상표와 같으면 오히려 심사에서 불리해질 수 있습니다.
⑦ 비용은 출원 건수 × 상품류(class) 수
관납료와 수수료는 출원 건별로, 그리고 각 건이 지정한 류마다 부과됩니다. 병기는 1건, 따로 출원은 2건분입니다.
※ 위 내용은 일반적인 정보 제공을 위한 참고 사항이며, 구체적인 사건에 대한 법적 자문은 변리사와 직접 상담하시기 바랍니다.